（２５）拡大先願

【質問】
　特許出願を行って審査を受けたところ他社が行っていた先行する特許出願の特許出願公開公報に記載されている発明と同一発明だから特許を認めることができないという拒絶理由を受けました。拒絶理由に引用された他社の特許出願公開公報が特許庁から発行された日は当社が特許出願を行った日より後です。また、他社の特許出願公開公報の特許請求の範囲に記載されている発明と、当社特許出願で特許請求している発明は明らかに相違しています。当社が特許出願を行った時点ではまだ特許出願公開公報が発行されておらず秘密状態にあって、特許請求している発明が別異である他社の特許出願が拒絶理由に引用されるのはなぜなのでしょうか？

【回答】
　同一の発明を特許請求している複数の特許出願が特許庁に提出された場合、一日でも先に特許出願を行っていた者でなければ特許取得は認められません。これを先願主義（特許法第３９条）といいます。ご質問の場合、特許請求している発明は異なっていて、しかも後からの特許出願が行われた時点では秘密状態にあった（＝特許出願公開されていなかった）先行の特許出願が、後からの特許出願に対して「特許を認めることができない」とする拒絶理由に引用されたもので「拡大先願」と呼ばれるケースです。これについて説明します。

＜先願主義（特許法第３９条）＞
　同じ発明を特許請求している複数の特許出願が特許庁に提出された場合、一日でも先に特許出願を行っていた者でなければ特許取得は認められないという先願主義（特許法第３９条）が世界のどの国の特許庁でも採用されています。
　同一発明について複数の特許出願が競合したときに、当該複数の特許出願で特許請求されている同一の発明を最も先に完成させたのは誰であるかという基準（先発明主義）で特許の付与を判断しようとすると、発明が完成した時点の立証は簡単でなく、また、特許庁の審査も困難になることなどを考慮して世界の各国特許庁で先願主義が採用されています。

＜拡大先願という問題が発生する一例＞
　次のような場合などに「拡大先願」の規定（特許法第２９条の２）によって後からの特許出願に対して「特許付与を認めることができない」という拒絶理由が通知されます。

2017年10月11日
　特許出願人甲が特許出願Ｘを行った（発明者乙）

2018年2月13日
　特許出願人丙が特許出願Ｙを行った（発明者丁）

2019年4月18日
　特許出願Ｘが特許出願公開された（特許出願公開公報Ｚ）

　上述の事例の場合、特許出願Ｘで特許請求されている発明と、特許出願Ｙで特許請求されている発明とは異なります。このため、後願の特許出願Ｙが先願主義の規定（特許法第３９条）で拒絶されることはありません。
　また、後願の特許出願Ｙが行われた時点では、先願の特許出願公開公報Ｚは発行されていません。そこで「新規性欠如（特許出願の日より前に発行されていた特許出願公開公報に記載されている発明と同一であるから特許を認めることができない）」（特許法第２９条第１項第３号）の規定で後願の特許出願Ｙが拒絶されることもありません。
　しかし、上述の事例で後願の特許出願Ｙの出願人である丙が審査請求して審査を受けると、拡大先願の規定（特許法第２９条の２）で特許を認めることができない、という拒絶理由を受けることになります。
　後願の特許出願Ｙで特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」は、先願の特許出願Ｘの明細書、図面に記載されている発明と同一だからです。

＜拡大先願で拒絶されてしまう理由＞
　特許制度の趣旨は「新規発明公開の代償としての特許権付与」です。新規な発明を一日でも早く社会に公表してもらうことで、技術の累積的な進歩、産業の発達を図ることができます。そこで、発明者に、一日でも先を争って特許出願してもらい、同一発明については、一日でも先に特許出願を行っていた者を保護することにしています（先願主義）。
　上述の事例の場合、後願（２０１８年２月１３日提出）の特許出願Ｙで特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」は、先願（２０１７年１０月１１日提出）の特許出願Ｘの明細書及び図面に記載されています。
　特許出願Ｘの明細書及び図面に記載されている発明は「断面が六角形の木製の軸の後端に消しゴムが付いている鉛筆」ですが、発明は「技術的思想の創作」であって概念的なものですから、「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念も、特許出願Ｘの明細書及び図面に記載されていると認めることができます。
　先願の特許出願Ｘの明細書及び図面は、後願の特許出願Ｙが特許庁に提出された２０１８年２月１３日の時点では社会に公表されていません。すなわち、特許出願公開されていません。しかし、２０１９年４月１８日に特許出願公開公報Ｚが発行されて、先願の特許出願Ｘの明細書、図面が公表されると「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念も社会に公表されることになります。
　したがって「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念を、特許出願によって、最も先に、社会に公表しようとしていた者は、先願の特許出願Ｘを行った特許出願人甲ということになります。
　このような場合に、「新規発明公開の代償としての特許権付与」という特許制度の趣旨から、後願の特許出願で特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」には特許を与えることができない、という拡大先願の規定（特許法第２９条の２）が設けられたものです。

＜拡大先願の効果＞
　拡大先願の規定によって、特許出願を行うことで、特許請求している発明だけでなく、特許請求する発明を説明する目的などで明細書、図面の中だけに記載していた発明概念についても、当該特許出願の日より後に特許庁へ提出される特許出願に特許成立することを防止できます。すなわち、先願主義の規定によって、自社が行った特許出願で特許請求している発明と同一の発明についての他社による後願特許出願での特許成立を防ぐだけでなく、自社が行った特許出願で特許請求している発明の周囲の、バッファーゾーンというべき領域で、他社による後願特許出願による特許成立を防ぐことが可能になる、というのも特許出願の効果であるということになります。

＜発明者・出願人同一の場合は非適用＞
　同一の発明者が、一回目の特許出願（先願）で特許請求する発明を説明する目的で先願の明細書、図面の中にだけ記載していた発明を、二回目の特許出願（後願）で特許請求することがあり得ます。また、一回目の特許出願（先願）の特許出願人が、先願の明細書、図面の中にだけ記載していて特許請求していなかった発明を、二回目の特許出願（後願）を行って特許請求しようとすることがあり得ます。
　そこで、上述の事例で、先願Ｘの発明者と後願Ｙの発明者とが同一である場合には後願Ｙが拡大先願の規定で拒絶されることはありません。また、後願Ｙが行われた際に、後願Ｙの特許出願人と、先願Ｘの特許出願人とが同一である場合にも後願Ｙが拡大先願の規定で拒絶されることはありません。
　なお、たとえ、先願の発明者と後願の発明者とが同一、後願の出願時点で後願の特許出願人と先願の特許出願人とが同一であっても、後願の特許出願の時点で既に先願が特許出願公開されていれば、原則通り、先願の特許出願公開公報が後願発明の新規性・進歩性否定の拒絶理由に引用されます。

＜まとめ＞
　特許出願で審査を受けた際に最終的に「特許付与は認められない」となるときの拒絶理由の多くは進歩性欠如（特許出願前に知られていた発明に基づいて簡単・容易に発明できた）です。拒絶理由通知を受けて意見書・補正書提出という回答手続を行ったにもかかわらず新規性欠如（特許出願前に知られていた発明と同一である）という拒絶理由で最終的に特許成立が認められれなかった、となることはあまり多くありません。
　これと同様に、後願特許出願を行った時点でまだ出願公開されていなかった先願特許出願の明細書・図面だけに記載されていた発明と同一発明を特許請求しているので特許を認めることができないとする「拡大先願」の規定で最終的に特許成立が認められれなかった、となることもあまり多くはありません。
　しかし、特許成立の障壁に利用されるこのような拒絶理由がありますので、発明が完成したときには一日も早い特許出願を行うことが肝要です。専門家である弁理士にご相談ください。

＜次号の予定＞
　特許出願では、特許出願の際に提出した、特許請求する発明を説明している文章（明細書）、図面を、特許出願後に補充、訂正することが許されています。しかし、特許出願の際に明細書、図面に記載していなかった新規な技術的事項を追加する補充、訂正は許されません。この新規事項を追加する補正の禁止ですが、どのようなものが新規事項追加とみなされ、どのような補充、訂正であれば新規事項追加の補正にならずに許容されるのか？次号ではこれらの点について説明します。

●ＵＣＣのミルクコーヒーが「色彩のみからなる商標」に

　ＵＣＣ上島珈琲は、「ＵＣＣミルクコーヒー」に使われている茶色・白色・赤色の3色の組み合わせによるデザインが「色彩のみからなる商標」として特許庁に登録されたと発表しました。
j-platpat（登録6201646）

　「色彩のみからなる商標」の登録は、国内で8番目、食品業界では初となります。
　「ＵＣＣミルクコーヒー」は、１９６９年に世界初の缶コーヒーとして発売されて以来、５０年にわたり一貫して「茶色・白色・赤色」の３色を使用しています。これらの色の組み合わせが「ＵＣＣミルクコーヒー」を想起させる高い識別性を有すると認められたことになります。
　色彩のみからなる商標は、２０１５年から始まった新しいタイプの商標制度で、これまでにトンボ鉛筆の消しゴム「ＭＯＮＯ」の「青、白、黒」の組み合わせや、セブンイレブンの「白とオレンジ、緑、赤」からなるストライプも登録されています。

（10代目パッケージに使われているデザイン）

●日本の「無印良品」が中国の商標訴訟で中国企業に敗訴

　中国における「無印良品」の商標使用をめぐり、日本の「良品計画」と中国の企業が争っていた裁判で、北京の裁判所は「良品計画」に賠償金などおよそ１２００万円の支払いを命じていたことがわかりました。
　報道などによると、中国で「無印良品」の商標で商品を販売する中国企業が、日本で「無印良品」を展開する良品計画に対し、タオルや枕カバーなど一部の商品で商標を無断で使用されたと訴えていました。
　日本側は「日本の漢字を使用していて、賠償責任はない」と主張していましたが、１審で中国側が勝訴。そして、２審判決で北京の裁判所は、訴えの対象の商品について、中国企業が２００１年に中国の漢字で「無印良品」の商標登録をしたと認定。中国側の商標の保有と日本側の無断使用を認めた形で、日本側に賠償金などおよそ１２００万円の支払いを命じたということです。

●中国で「今治」の商標登録認めず

　愛媛県今治（いまばり）市の特産品として知られる今治タオルについて、今治市と今治タオル工業組合は、中国系企業がタオル類を含む国際分類で旧中国商標局に出願した漢字「今治」の商標登録に対して行った異議申し立てについて、中国国家知的財産権局が異議を認めたと発表しました。
　同市によると、中国の国家知的財産権局が「『今治』は日本の市名として一定の知名度があり、商標を使用することは商品の出所を誤認させるものだ」と判断し、商標登録を許可しない裁定を出しました。
　今治タオルの商標登録を巡っては、２００９年に今回とは別の企業が「今治」を商標登録申請しました。この際にも異議申し立てを行い、一度は却下されたものの、市側が再審請求を行い、２０１４年に認められています。

●世界企業のブランド価値、１位アップル、トヨタ７位

　米大手コンサルティング会社のインターブランドは、世界で事業展開する企業の2019年ブランド価値ランキングを発表しました。

https://www.interbrandjapan.com/ja/data/191017_BGB2019_press.pdf

　それによると２０１９年の上位５社は、１位アップル、２位グーグル、３位アマゾン、４位マイクロソフト、５位コカ・コーラ。アップルは７年連続１位で、同社の価値は前年比９％増の２３４２億ドル（約２５兆円）と推計されています。 　日本企業では、トヨタ自動車が前年と同じ７位でトップ。上位８社までの順位は１８年と変わりませんでした。日本勢をみると、上位１００社に７社がランクインしました。トヨタは７位で１６年連続で自動車ブランドの最高位。このほか、ホンダ２１位、日産５２位、ソニー５６位、キヤノン６１位、パナソニック８１位、任天堂は８９位となりました。

◆「ものづくり企業」から「ネット関連企業」へ
　２０年前（２０００年）の上位５社をみると、１位から順に、コカ・コーラ、マイクロソフト、ＩＢＭ、インテル、ノキアでした。この２０年の間で、デジタル化の進展や消費者の嗜好の変化により、ブランド価値が「モノづくり企業」から「ネット関連企業」に移行していることがわかります。トップ１００社のブランド価値の全体額に占めるアップルなどの業種の割合は３７％に上ります。配車アプリの米ウーバーも８７位と初めてランクインしました。

　調査は財務分析が可能で、母国などの主要地域（ホーム・リージョン）以外の売上高比率が３０％を超える企業が対象。ブランドが消費者の購買動向に与える影響や将来収益などを加味したブランド価値を金額に換算し、'００年からランキングを発表しています。