| （１） |
判決 特許庁が無効２００３－３５０２８号事件についてした平成１６年３月２日にした審決を取り消す。
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| ① |
審決の概要
審決は、本件発明１乃至３は、本件出願前に頒布された刊行物の記載に基づいて当業者が容易に発明できたものでないから、また、明細書に記載の不備があるとは言えないから、本件特許を無効とすることはできない、とした。
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| （２）本件の争点
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| ① |
原告は、本件明細書には、ラクチュロース三水和物の製造法の再現に必要である原料結晶であるラクチュロース三水和物をどのようにして初めて得るかについての情報が欠けていると主張した。
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| ② |
被告は、審決の認定判断に誤りはなく、審決を取り消すべき理由はない、とした。
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| （３） |
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| ① |
特許出願が、実施可能要件を満たすものであることは、特許出願に際して出願人が立証すべきものであることは明らかであり、拒絶査定不服審判、無効審判や審決取消訴訟においても同様である。そして物の発明においては、その物をどのようにして作るかについての具体的な記載がなくても、明細書等の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる特段の事情のある場合を除き、発明の詳細な説明に、その物の製造方法が具体的に記載されていなければ、実施可能要件を満たすものとは言えない。物を製造する方法についても同様である。
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| ② |
本件明細書の実施例１～３として、ラクチュロース三水和物を種晶としてラクチュロース三水和物を製造する方法が具体的に記載されているから、種晶としてラクチュロース三水和物を製造することが出来れば、当業者はこれを用いて実施例１～３に記載された手法によりラクチュロース三水和物を製造することができると認められる。しかし、最初に、種晶となるべきラクチュロース三水和物をどのようにして製造するのかについて、明細書の説明には具体的な記載は存在しない。
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| ③ |
被告は、実施例にラクチュロース三水和物を種晶として使用することが記載されていても、種晶として使用するラクチュロース三水和物が無いのであれば、当業者は、従来唯一知られているラクチュロース三水和物を種晶として使用することは当然であると主張する。また、ラクチュロース三水和物を種晶として、ラクチュロース三水和物を得るとの記載に接した当業者が、ラクチュロース三水和物を有しない場合に、そのまま実施不能になることは有り得ないと主張する。
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| ④ |
然しながら、本願出願時に「ラクチュロース」として「無水物」しか知られて居なかったとしても、被告の挙げる本件明細書の段落【００１２】の記載をもって、ラクチュロース無水物を種晶としてラクチュロース三水和物が得られることが記載されていると認めることはできない。
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| ⑤ |
そして、ラクチュロース結晶として、唯一知られていたのが無水物あったと言うだけの理由で、当業者にとって、ラクチュロース無水物を種晶として使用することが当然であったと言うことはできない。また、仮に、当業者がラクチュロース無水物を種晶として使用することを試みるとしても、そうすることによりラクチュロース無水物を当然に製造できるとは言えない。
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| ⑥ |
また、被告は、同じ物質でなくても、既に飽和状態にある溶液が種晶として添加された物質をきっかけとして結晶化することは、当業者に広く知られており、ラクチュロース三水和物を種晶としてラクチュロース三水和物を得るとの記載に接した当業者が、ラクチュロース三水和物を有しない場合にそのまま実施不能になることは有り得ないと主張するが、証拠によっても、これらの記載によれば、目的物と同じ物質でなくとも、種晶として使用できる場合のあることが認められるものの、ラクチュロース三水和物がラクチュロース三水和物以外の種晶を使用して製造できることまでを認めることはできない。
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| ⑦ |
被告は、本件明細書の記載に基づいて、実際にラクチュロース無水物を種晶として使用しても、ラクチュロース三水和物が得られることは、追試実験（被告の提出証拠）からも裏付けられると主張する。然しながら、本件出願当時の技術常識を考慮しても、本件明細書の記載から、当業者が種晶としてラクチュロース無水物を使用してラクチュロース三水和物を製造する方法を知り得るものと認めることは出来ないのであるから、被告の挙げる追試試験の結果を、本件明細書の記載を補完するものとして参酌することは出来ない。
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| ⑧ |
以上検討したところに拠れば、被告の主張は何れも採用できず、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識に基づいて、当業者が種晶として使用するラクチュロース三水和物を容易に製造できる特段の事情が存在すると認めることは出来ないから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載には、特許法旧３６条４項に違反する不備があると言うべきである。
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